中国《专利法》第36条规定了申请专利时参考资料的披露义务,即发明专利的申请人请求实质审查的时候,应当提交在申请日前与其发明有关的参考资料。发明专利已经在外国提出过申请的,国家知识产权局可以要求申请人在指定期限内提交该国为审查其申请进行检索的资料或者审查结果的资料;无正当理由逾期不提交的,该申请即被视为撤回。但是,中国专利相关法律规定并未明确对参考资料(或现有技术)披露的具体要求,除了国家知识产权局的要求之外,法律也未明确申请人未能准确披露参考资料(或现有技术)的法律后果。
但是在申请美国专利时,从提交专利申请到专利授权过程中,和专利申请有关的每个人(实务中主要是发明人以及内部和外部律师),都有义务主动向USPTO提交已知的对于批准该专利申请有重要影响(material to patentability)的信息[3]。这类信息主要包括现有技术参考文献,也包括在先公开使用和销售信息等。
在申请过程中,如果USPTO发现申请人故意不提交已知的重要信息,会拒绝授权。即便侥幸获得了授权,如果将来原告以此专利提起诉讼,被告可能发现原告先前有故意不提交的不当行为(inequitable conduct),进而可能导致专利权无法执行(unenforceable)而使得原告败诉。
在实务中有两点值得注意。第一是法律没有规定申请人必须去专门做检索找到重要的信息比如参考文献并提交,已知有这样的信息则提交即可。第二是不符合“material to patentability”的信息不需要提交,因此无需提交大量的技术背景文献或者为了凑数而提交。笔者在美国曾经代理过多家国外企业,一种常见做法是只提交发明人提供的参考文献以及同族专利申请中被其他国家专利局引用的参考文献。
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